La legge sui marchi è diventata una parodia?

Jan 17, 2024

di Dennis Crouch

La Corte Suprema ha recentemente emesso il suo parere a favore del proprietario del marchio Jack Daniel's Properties, Inc. contro VIP Products LLC e all'unanimità ha lasciato libero il Nono Circuito favorendo l'accusato copione comico. Il giudice Kagan ha espresso il parere della Corte con le opinioni concordanti sia del giudice Sotomayor che del giudice Gorsuch. La tesi è che il Primo Emendamento non richiede alcun esame speciale nei casi in cui l'attività accusata è "l'uso dei marchi come marchi". Piuttosto, in questa situazione di utilizzo come marchio, si applicano i principi standard del diritto dei marchi. Il tribunale ha offerto la possibilità (ma non ha deciso) che una situazione aggravata potesse ancora applicarsi in altre situazioni come l'uso del marchio di un altro come opera d'arte o per critica, ecc.

Il giocattolo per cani di VIP assomiglia ad una bottiglia di whisky di Jack Daniel's, con diverse alterazioni presumibilmente divertenti. Jack Daniel's Properties, proprietaria dei marchi, ha chiesto a VIP di smettere di vendere il giocattolo, portando VIP a chiedere un giudizio dichiarativo secondo cui il loro prodotto non violava né diluiva i diritti sul marchio di Jack Daniel. Il tribunale distrettuale si è schierato dalla parte del titolare del marchio dopo aver concluso che il prodotto VIP utilizzava le caratteristiche di Jack Daniel's per identificare l'origine dei propri prodotti. In appello, il Nono Circuito ha annullato la sentenza, applicando il test di Rogers, che fornisce un controllo approfondito nelle situazioni in cui un marchio viene esercitato contro "elementi espressivi" tutelabili ai sensi del Primo Emendamento. Vedi Rogers v. Grimaldi, 875 F. 2d 994 (2nd Cir. 1989). Dopo un po' più di procedura, il caso alla fine raggiunse la Corte Suprema su una questione incentrata sul test di Rogers. La corte ha tentato di emettere una decisione piuttosto ristretta:

Senza decidere se Rogers abbia merito in altri contesti, riteniamo che non [richieda alcun requisito di soglia] quando un presunto contraffattore utilizza un marchio nel modo che interessa di più al Lanham Act: come designazione di origine per i beni del contraffattore.

Scivolamento Op. In questo caso, la corte ha ritenuto che l'uso del marchio da parte di VIP fosse come identificatore di origine. Ciò significa che i VIP non hanno una scusa speciale per il Primo Emendamento. Tuttavia, la legge standard sui marchi prevede già alcune valvole di sfogo per la libertà di parola, come l'eccezione per la parodia. La Corte Suprema ha rinviato il caso ai tribunali di grado inferiore per valutare se il "tentativo di VIP di ridicolizzare Jack Daniel's" offra una scusa nell'"analisi standard del marchio".

La legge sui marchi prevede una causa speciale per i grandi operatori con "marchi famosi" secondo le dottrine della diluizione e dell'oscuramento. La normativa sui marchi prevede un'eccezione al fair use, ma si applica solo nelle situazioni in cui la diluizione/offuscamento accusato è un uso "diverso da quello come designazione di fonte". Si tratta di un'eccezione più ristretta di quella disponibile basata sulla legge giurisprudenziale nei tradizionali casi di violazione dei marchi. E la Corte Suprema ha deciso di attenersi allo statuto, sostenendo che il VIP non può rivendicare il fair use per la diluizione/oscuramento perché l'uso del marchio JD era come identificativo della propria fonte.

Fondamentalmente, l'esclusione [legale] del fair use [per la diluizione] ha una sua esclusione: non si applica quando l'uso è "come designazione di fonte per i propri beni o servizi". §1125(c)(3)(A). In tal caso, nessuna parodia, critica o commento potrà salvare il presunto diluitore. Sarà comunque soggetto a responsabilità.

Id. Questo è un potente vantaggio per coloro che sono già al potere.

L'opinione del giudice Kagen era per la corte unanime. Tuttavia, 5 giudici hanno anche firmato una delle opinioni concordanti.

Il giudice Sotomayor, affiancato dal giudice Alito, si è unito all'opinione della maggioranza, ma ha scritto separatamente per sottolineare la necessità di cautela nel contesto delle parodie e di altri usi che implicano le preoccupazioni del Primo Emendamento. Ha sottolineato il rischio potenziale nel dare un peso acritico o eccessivo ai sondaggi in casi di presunta violazione di marchi che coinvolgono parodia. Ha sostenuto che i sondaggi dovrebbero essere intesi semplicemente come una parte della multiforme analisi del rischio di confusione e che i tribunali dovrebbero valutare attentamente la metodologia e la rappresentatività dei sondaggi.